НАЗВА ГОТЕЛЮ: захист права на її унікальність

Чи варто говорити, яку вагому роль відіграє назва готелю чи ресторану в його сприйнятті клієнтами? На назву закладу HoReCa покладається відповідальна роль формувати перше враження, зацікавлювати споживача. Надалі назва несе в собі репутацію закладу та очікування клієнта щодо відповідного рівня сервісу. Тому необхідно дуже уважно ставитися до питання вибору назви та дбайливо охороняти її

Режим охорони

Назви закладів можуть охоронятися як фірмові (комерційні) найменування та як знаки для товарів і послуг (ТМ). Який же режим правової охорони ефективніший?

Комерційне найменування відповідно до ст. 489 Цивільного кодексу охороняється, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Проте чинне законодавство не дає чіткого визначення, які саме позначення є комерційними найменуваннями.

Законодавець визначає, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкової реєстрації. При цьому, що саме мається на увазі під першим використанням також, на жаль, не закріплено.

То що ж саме охороняється? Зазвичай до комерційного найменування відносять слово чи словосполучення, яке відрізняє одного суб’єкта або продукт від іншого. Наприклад, якщо підприємство має назву Підприємство з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ», то фірмовим найменуванням буде безпосередньо слово «МАКДОНАЛЬДЗ». Також це може бути найменування, яке не пов’язане з юридичною назвою особи, але активно використовується закладом у комерційній діяльності.

Норми цивільного законодавства також встановлюють, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють і (або) реалізовують, та послуг, які вони надають. Таким чином у межах одного міста можуть існувати паралельно два заклади під назвою «Ромашка», які належать різним особам. А ось питання, чи не буде це введенням в оману споживачів у разі конфлікту інтересів, буде вирішуватись вже в судовому порядку.

Що ж до торговельних марок, то режим їх охорони має чітку законодавчу регламентацію. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Законодавцем чітко визначені критерії надання правової охорони різним позначенням і максимально унеможливлюється існування однакових і схожих позначень.

Торговельні марки охороняються в силу їх реєстрації. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві зображенням та переліком товарів і послуг. Також у свідоцтві закріплено власника прав на знак і дату, з якої права виникли (дата подання заявки на реєстрацію). Всі зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг сформовані у відкритому реєстрі.

Права на зареєстровану торговельну марку можуть бути ефективно монетизовані, шляхом передачі або ліцензування. Водночас майнові права на комерційне найменування належать до невідчужуваних прав інтелектуальної власності, тобто таких, що за ч. 2 ст. 490 ЦК України можуть бути передані лише за умови передання разом із ними іншій особі цілісного майнового комплексу особи, якій ці права належать.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи. Натомість у разі зміни / ліквідації / смерті власника прав на торговельну марку права можуть перейти до правонаступника.

Таким чином перевага режиму охорони торговельних марок полягає саме в їхній реєстрації, чіткій регламентації режиму правової охорони та ширшим обсягом прав. Поверхневість і прогалини в режимі охорони комерційних найменувань призводять до проблем із захистом їхніх прав на практиці.

Так, наприклад, у справі №760/24493/18 позивачам ТОВ «ТАГАР-ГРУПП» і ТОВ «ТАГАР-НИВКИ» не вдалось довести права на комерційне найменування «Нивки Готель» і визнати недійсним свідоцтво за однойменний зареєстрований знак відповідача. Київський апеляційний суд своєю постановою від 24 червня 2019 р. відмовив у задоволенні позову, аргументуючи, що позивачами не доведено право на комерційне найменування та момент, із якого комерційне найменування використовується.

Перевірка найменування

Не дивлячись на те, який режим правової охорони назви буде обрано, перш ніж почати використовувати назву або реєструвати її як торговельну марку, необхідно перевірити, чи не існують уже на ринку схожі або тотожні назви.

Перше, що можна зробити навіть самостійно — здійснити моніторинг відкритих джерел: пошукові браузери в мережі Інтернет, відкриті реєстри юридичних осіб, бази знаків для товарів і послуг, які подані на реєстрацію та зареєстровані в Україні. Результати такого пошуку допоможуть відкинути очевидно однакові назви. Проте такий пошук забезпечить лише 50 % гарантії, що назва не буде порушувати прав третіх осіб. Залишаються ще дві небезпеки: 1) може існувати не тотожне, проте схоже найменування, яке нелегко виявити при самостійному пошуку; 2) існує небезпека того, що на момент пошуку на розгляді в патентному відомстві перебуває заявка на реєстрацію тотожної чи схожої назви, яка не відображена з технічних причин у базі поданих заявок.

З метою мінімізувати вказані ризики існує процедура проведення попереднього пошуку схожих і тотожних знаків у конкретному вибраному класі товарів і послуг (про них поговоримо далі). Такий пошук здійснює патентне відомство і він — платна послуга. У результаті пошуку надається звіт, у якому відображені всі тотожні та схожі зареєстровані в Україні та подані на реєстрацію на момент проведення пошуку позначення. Така процедура дозволяє заздалегідь передбачити ризики використання або реєстрації певного позначення.

Під час вибору назви для реєстрації як торговельної марки також необхідно перевірити її відповідність умовам правової охорони. Оскільки в разі невідповідності позначення встановленим законодавчо критеріям може бути відмовлено в його реєстрації. Зокрема, не надається охорона позначенням, які імітують або зображують державні символи й офіційні назви, які не мають розрізнювальної здатності, складаються лише з позначень, які описові для певного виду послуг або товарів, або є загальновживаними термінами, або вводять в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу тощо. Повний перелік підстав для відмови в наданні правової охорони містить ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». У разі сумнівів, оцінку позначення на відповідність вимогам надання правової охорони варто довірити фахівцям у сфері інтелектуальної власності.

Для прикладу, Державною службою інтелектуальної власності, яка раніше виконувала функції патентного відомства в Україні, було відмовлено в наданні правової охорони словесному позначенню «Арт-Готель». Рішення патентного відомства було обґрунтоване, зокрема тим, що заявлене словесне позначення «Арт-Готель» для послуг 43 класу («тимчасове житло») та послуг 44 класу, що можуть надаватися у «готелях», не має розрізняльної здатності; складається лише з даних, які є описовими при використанні щодо згаданих послуг, а саме вказує на місце надання послуг певного виду.

Така позиція Державної служби була надалі підтримана і Вищим адміністративним судом України у справі № 2а-19105/10/2670. Таким чином, неналежна оцінка позначення до початку його реєстрації призвела до того, що заявник втратив значний час і кошти спочатку на подання заявки на реєстрацію, а потім на безрезультатне оскарження рішення про відмову в реєстрації в чотирьох інстанціях.

Як зареєструвати ТМ

Для отримання правової охорони торговельної марки необхідно зареєструвати її в патентному відомстві. В Україні наразі цю реєстрацію здійснює Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. На сьогоднішній день процедура реєстрації займає від 20 до 22 місяців, але за необхідності можна прискорити процес до 7–8 місяців. Реєстрація складається з чотирьох основних етапів: подання заявки, проведення формальної експертизи (перевірка правильності оформлення поданих документів), проведення кваліфікаційної експертизи (перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони), публікації про видачу свідоцтва та безпосередньо видачі свідоцтва.

Всі знаки реєструються щодо певних товарів і послуг, які розділені на 45 класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП). Торговельна марка отримує правову охорону відносно заявлених товарів і послуг, для яких планується її використання. Перелік товарів і послуг можна побачити на сайті https://nice.uipv.org/.

Що стосується безпосередньо закладів HoReCa, то основні послуги відносяться до 43 класу (Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом). Залежно від додаткових послуг і товарів, які надаються закладами або реалізуються під брендом закладу, можуть бути додані й інші класи. Варто зазначити, що необхідно реєструвати знак щодо саме тих товарів і послуг, до яких знак буде дійсно використовуватись. У іншому випадку дію свідоцтва на знак може бути достроково припинено повністю або частково щодо товарів і послуг, до яких він не використовувався протягом 5 років.

Термін дії свідоцтва України на торговельну марку становить 10 років від дати подання заявки. Цей термін може бути продовжений ще на 10 років нескінченну кількість разів.

Торговельні марки мають територіальну охорону — їх необхідно реєструвати в кожній країні, в якій планується використання. Існують різні системи міжнародної реєстрації:

  • реєстрація в кожній окремій країні шляхом подання окремих заявок до патентних відомств кожної з них;
  • реєстрація за Мадридською системою, при якій подається єдина заявка з зазначенням тих країн, де необхідна реєстрація, за умови, що ці країни входять до Мадридської системи;
  • регіональна реєстрація в об’єднаннях країн, таких як ЄС, Бенілюкс, Африканська регіональна організація інтелектуальної власності (ARIPO), Африканська організація інтелектуальної власності (OAPI).
    Вибір оптимальної за вартістю та часом процедури реєстрації робиться в кожному окремому випадку індивідуально, оскільки кожна система має свої переваги та недоліки. До реєстрації торговельної марки в інших країнах також рекомендується проводити попередній пошук у кожній окремій країні.

Що робити, коли права на ТМ порушують

Реєстрація назви як торговельної марки — це лише частина захисту. Точніше — інструмент. І цей інструмент необхідно ефективно використовувати. Регулярний моніторинг і припинення порушень повинен стати обов’язковою частиною діяльності закладу. Що ж робити, коли виявлено, що хтось використовує тотожну або схожу назву в тій же сфері?

По-перше, необхідно визначити, чи дійсно має місце порушення прав на знак. Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням вважається будь-яке посягання на права власника свідоцтва, зокрема вчинення без згоди власника свідоцтва дій, які потребують його згоди, та підготовку до вчинення таких дій.

До таких дій щодо назв закладів HoReCa найчастіше відносять застосування знаку під час пропонування та надання послуги, для якої знак зареєстровано (напр., на вивісках); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет (зокрема в доменному імені). Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відміності знака.

По-друге, необхідно визначитись, чого власник хоче від порушника. Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право вимагати припинити порушення та відшкодувати завдані збитки.

Зазвичай, якщо правовласник обмежується вимогою про припинення порушення без відшкодування збитків, і є очевидним, що назва копіює зареєстровану торговельну марку, з порушником легко домовитись у претензійному порядку. Обґрунтована претензія з погрозою звернення до суду в разі продовження порушення в більшості випадків призводить до добровільного виконання порушником вимог правовласника. Розв’язання конфлікту в досудовому порядку дозволяє зекономити значні кошти та час обом сторонам. У деяких випадках сторонам також може бути вигідно домовитись про подальше ліцензування торговельної марки.

Відшкодування збитків може бути трошки важче домогтися в досудовому порядку. Проте також варто спробувати. В будь-якому разі, якщо порушник не виконує вимоги претензії та з ним неможливо домовитись, то наступний етап — це звернення до суду. Процес може бути довгим, але його позитивний результат буде на майбутнє застереженням для інших порушників.

Так, відомий київський ресторан «Велюр» успішно припинив порушення своїх прав на зареєстрований знак «Велюр» у судовій справі № 902/967/14. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 03 лютого 2016 р. було заборонено використовувати спірну назву Клубному ресторану «Велюр» у місті Вінниця. Також суд зобов’язав порушника дати публічне повідомлення (включаючи розміщення на сайті Клубного ресторану) про те, що Клубний ресторан «Велюр» у м. Вінниця ніколи не мав і не має ніякого відношення до Ресторану «ВЕЛЮР» у м. Києві і не є частиною мережі ресторанів «ВЕЛЮР».

За незаконне використання прав на зареєстровану торговельну марку також передбачена кримінальна відповідальність. У разі, якщо порушення було умисним і завдало власнику прав матеріальної шкоди в розмірі від 21020 грн. (станом на 28 березня 2020 р.), то ст. 229 Кримінального кодексу України передбачено накладення штрафу від 17 000 грн до 255 000 грн та навіть позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Такий на перший погляд простий елемент індивідуалізації, як назва, насправді має в собі чимало нюансів його охорони. Як обрати назву? Як оформити права на неї? На кого оформити ці права? Як ці права ефективно використовувати та захищати? І ще безліч питань може виникнути у власника закладу як на перших етапах створення бізнесу, так і впродовж всього часу діяльності. Розібратися в них завжди можуть допомогти спеціалісти в сфері інтелектуальної власності.